Zo, weg met dat merk!

Op 1 juni 2018 verandert er het een en ander rond de Benelux merkenregistratie. U kunt vanaf die datum onder meer een merk waarvan u vindt dat het eigenlijk geen geldig merk is, nietig laten verklaren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit kon u eerder alleen bij de rechter doen. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de beoordeling van een merkinschrijving? En hoe zinnig is het nog om een merk in te schrijven als deze onderuit gehaald kan worden?

Het BBIE krijgt vanaf 1 juni meer bevoegdheden. De invoering van de nietigheidsprocedure bij het BBIE is een goede reden om de huidige verhouding tussen de rechter en het BBIE eens onder de loep te nemen. Af en toe is het namelijk onduidelijk wie de merkinschrijvingen inhoudelijk toetst aan het recht.

Beschrijvend
Om de vruchten te plukken van merkbescherming in Nederland, moet uw merk in Nederland ingeschreven zijn. Dit kan via een merkaanvraag bij het Europese merkenbureau of u laat uw merk direct inschrijven bij het BBIE. In het eerste geval heeft u een merkrecht dat geldig is in de gehele Europese Unie, in het tweede geval laat u het merkrecht geldig maken in de Benelux. Het BBIE behandelt de merkaanvraag door onder andere te controleren of het merk niet beschrijvend is voor de producten of diensten waarvoor u het wilt inschrijven. Zo is bijvoorbeeld de merknaam Spijker beschrijvend voor een aanbieder van spijkers, maar niet voor het verkopen voor auto’s onder die naam.

Nietig
Stel nu dat u van merkinbreuk wordt beticht door een bedrijf dat het beschrijvende merk toekomt. U wilt dan het liefst dat het merk van uw wederpartij wordt geschrapt uit de merkenregisters, zodat deze concurrent u niet meer kan aanpakken op grond van dat merk. U kunt dan naar de rechter stappen om de merkinschrijving op geldigheid te laten toetsen. Als de rechter u gelijk heeft, verklaart hij dat het merk niet door het BBIE had mogen worden ingeschreven. Het merk is dan ‘nietig’ en kan niet meer tegen u worden ingezet. Alleen de rechter kan momenteel zo’n nietigheidsverklaring uitspreken. Het tegenovergestelde kan ook: als het BBIE zelf uw merkaanvraag weigert, kan de rechter verklaren dat het wél een geldig merk betreft. Zo heeft de rechter het laatste zegje over de geldigheid van een merk.

Alternatief

In feite is er geen sprake van een dubbele toetsing van de geldigheid van het merk, maar heeft dit meer het karakter van een ‘hoger beroep’. Tegen deze uitspraken van de rechter staat ook weer hoger beroep open. Wanneer u verstrikt raakt in een discussie over de geldigheid van een merk, kan dit dus een lange en kostbare strijd worden.

Daarom is het fijn dat u vanaf 1 juni ook bij het BBIE een nietigheidsprocedure aanhangig kunt maken. In feite is deze procedure een goedkoper en eenvoudiger alternatief waar geen rechter aan te pas komt.
De nieuwe nietigheidsprocedure komt echter niet in plaats van de nietigheidsverklaring bij de rechter; hij voegt zich bij de al bestaande procedures. Het blijft dus ook mogelijk om uw nietigheidsverzoek bij de rechter neer te leggen. Dit is vooral handig als uw verzoek om het merk nietig te verklaren slechts een onderdeel vormt van een grotere appel die u met uw tegenstander te schillen heeft.

Drempel
U kunt zich afvragen of een merkinschrijving nog wel zinvol is, aangezien het op meerdere manieren en bij meerdere instanties onderuit gehaald kan worden. Welnu, een merkenrecht is wat minder ‘hard’ dan u misschien denkt. Een merkinschrijving is niet onaantastbaar. Toch is een merkinschrijving over het algemeen zeer waardevol. Ten eerste toetst het BBIE of uw advocaat de merknaam secuur en het zal niet snel gebeuren dat een ingeschreven merk daarna onderuit gaat op een gebrek aan onderscheidend vermogen. Ten tweede moet uw wederpartij eerst een procedure aanhangig maken om uw merk te verbannen. Dit kost (meestal) veel tijd, geld en specifieke kennis van een advocaat. In de praktijk werpt dit een behoorlijke drempel op voor het nietig laten verklaren van een merk. De nieuwe procedure is aantrekkelijk en goedkoper, maar minder laagdrempelig dan ze lijkt.

Ron Lamme is advocaat IE en ICT-recht bij Boekx Advocaten, www.boekx.com, e-mail: lamme@boekx.com.

Twistappel in het hoenderhok

Het Spijker-voorbeeld in dit artikel is nog redelijk eenvoudig, maar er bestaan ook twijfelgevallen. Neem bijvoorbeeld het merk Spijker voor een aanbieder van gereedschap in het algemeen: men kan twisten over het feit of de merknaam beschrijvend is voor de diensten en/of waren waarvoor zij staan ingeschreven. Alles is subjectief. Zo kan het ook zijn dat een merk wél door het BBIE wordt geaccepteerd en ingeschreven, maar volgens anderen niet ingeschreven had mogen worden.