Stel, u ontwikkelt een product dat de consument zelf nog moet aanvullen. Een koffiezetapparaat dat werkt op basis van losse koffiecups of een printer waarbij de consument cartridges zelf vervangt. Uiteraard biedt u die aanvullingen te koop aan. Wanneer er een partij verschijnt die vullingen voor uw apparaat goedkoper levert dan uzelf, daalt uw omzet fors. Gelukkig zegt één van uw software-ontwikkelaars dat hij uw apparaat via een update zo kan aanpassen dat het alle vullingen van concurrenten weigert. Effectief, maar mag het ook?

In september 2016 besloot het bedrijf HP zijn printers te voorzien van een software-update die ervoor zorgde dat deze printers alleen nog functioneerden als zij voorzien waren van originele HP-cartridges. Dit kwam het bedrijf op veel kritiek te staan. Consumenten zaten niet alleenmet een voorraad niet-werkende cartridges opgescheept,maar ze moesten nu ook opeens (duurdere) HP-toners aanschaffen.

Tactieken

Eigenaren van de Nespresso-apparaten kan dit bekend in de oren klinken: een aantal jaren geleden weigerden sommige apparaten koffie te zetten als ze werden voorzien van de koffiecups van een ‘B-merk’. Is het netjes tegenoverde consument? Misschien niet. Is het toegestaan? Ja. In de praktijk kan het zelfs soms verstandig zijn om deze tactieken toe te passen.

Uw hoofdproduct zal in sommige gevallen beschermd zijn door een octrooi. Als u slimbent, zorgt u er echter voor dat de vullingen ook apart beschermd zijn als intellectueel eigendom. Dit kan bijvoorbeeld door vullingen als een ‘wezenlijk bestanddeel’ van de geoctrooieerde machine aan te merken, of door de vullingen zelf te voorzien van een technisch element. In dat geval zullen ze dan eveneens beschermd zijn door een octrooi.

Vormmerk

U kunt ook zorgen dat de vulling beschermd kan worden door deze te voorzien van een bijzondere vorm. Het registreren van een bijzondere vorm als model of als vormmerk zorgt ervoor dat concurrenten deze vorm niet mogen gebruiken en het product van de concurrent niet zomaar in uw machine past. In de zaak Douwe Egberts tegen Integro (2003) stond de Hoge Raad voor de vraag of een Senseo-pad op te vatten is als een ‘wezenlijk onderdeel’ van het Senseo-apparaat en zodoende ook onder hetzelfde octrooirecht viel. De Hoge Raad oordeelde ontkennend, waardoor er een wildgroei ontstond aan fabrikanten van Senseo-pads. In 2006 werd het octrooi op de Senseo-pads van Douwe Egberts door het Europese Octrooibureau in zijn geheel ingetrokken.

Douwe Egberts dacht na dit debacle terug te kunnen slaan met het produceren van een alternatief voor de Nespresso-cups van Nestlé onder het merk ‘L’OR’. Ook dit succes werd Douwe Egberts (in eerste instantie) niet gegund. Nestlé wist op dat moment voldoende hard te maken dat zijn productwél octrooirechtelijke bescherming toekwam. Een paar jaar later verloor Nestlé zijn Nespresso-octrooi alsnog, waardoor ook de cup-markt een plotse groei kende. Dit betekende een grote klap voor Nestlé.

Onorthodox

Een concurrent heeft daarbij ook nog eens het recht om uw beschermde merknaam te gebruiken als hij producten fabriceert die passen op of in uw apparaat. Een fabrikant van hoesjes voor iPhones mag vertellen op welke Apple-producten deze passen en ook de maker van opzetstukken voor Oral-B-tandenborstels of Gillettescheerapparaten mag op zijn verpakking zetten op welk product van een A-merk ze passen. IE-rechten blijken dus in de praktijk niet altijd volledig dekkende bescherming te bieden als u producent bent van een populair ‘samengesteld’ product. Het is daarom niet gek dat bedrijven die dit ondervinden ook denken aan ietwat onorthodoxere beschermingsmethodes,zoals het bestrijden van externe vullingen via herkenningssoftware.

Keuze

Uit deze voorbeelden kunt u concluderen dat er geen wettelijke verplichting bestaat om uw apparaten te laten werken op producten van derden. Het kan daarom lonen om medewerkers te laten zoeken naar de opties die uw product biedt om uitsluitend te kunnen samenwerken met eigen vullingen of opzetstukken. Ook kunt u bijvoorbeeld tevens de juridische garanties op de apparaten beperken, als u merkt dat iemand gebruik heeft gemaakt van de vullingen van een concurrent. Dit is in beginsel uw vrije keuze als ondernemer en dus niet verboden.

Of dit goed voor uw pr is, hangt af van de manier waarop u actief bent. Misschien kunt u dit het beste aan HP of Nestlé vragen. Laatstgenoemden besloten na forse kritiek van consumenten hun apparaten toch maar weer beschikbaar te maken voor de vullingen van concurrenten.

Ron Lamme is advocaat IE en ICT-recht bij Boekx Advocaten in Amsterdam, www.boekx.com, e-mail: lamme@boekx.com.